Oppositieprocedure

De oppositieprocedure van een merk of merkaanvraag in de Benelux loopt via het Benelux Office for Intellectual Property (BOIP), oftewel het Benelux Bureau voor het Intellectuele Eigendom (BBIE).

De procedure is gebaseerd op artikel 1.12 tot en met 1.29 BVIE.

Het verschil met een gerechtelijke procedure is dat je bij oppositie geen gebruiksverbod kan worden geëist. Daarnaast kent de oppositieprocedure een beperkte kostenveroordeling.

De termijn waarbinnen bezwaar moet worden gemaakt is 2 maanden vanaf de dag van publicatie van het merkdepot.

De oppositie kan worden ingesteld door een merkhouder of deposant of door een licentiehouder als de licentie is ingeschreven in het register.

Als oppositie wordt ingesteld, dan moet sprake zijn van normaal gebruik binnen een periode van vijf jaar. Tot 1995 werd hierbij gerekend vanaf de depotdatum, tot 2003 gold de datum waarop het dossier klaar was en sinds 2003 geldt de inschrijvingsdatum van het merk.

De oppositiegrond in de Benelux is alleen verwarringsgevaar. De zogenoemde sub c grond van artikel 2.20 lid 2 BVIE.

Ook de taalkeuze is belangrijk. In de Benelux zijn Frans en Nederlands officiële talen en bestaat ook de mogelijkheid om de procedure in het Engels te voeren.

De taal van het depot is hierbij leidend. Als het depot in het Engels is, dan mag de opposant kiezen. Anders mag Engels alleen met toestemming.

De cooling-off periode die volgt geeft partijen de mogelijkheid om te schikken. Deze periode van twee maanden kan 3 keer voor een periode van 4 maanden gratis worden verlengd. Daarna worden kosten in rekening gebracht.

Daarna moeten argumenten worden ingediend. Hiervoor hebben partijen twee maanden de tijd. Als beide partijen gezamenlijk aangeven dit te willen opschorten, dan kan dat voor een periode van 4 maanden.

Nadat de argumenten zijn ontvangen en doorgestuurd naar partijen, krijgt de verweerder twee maanden de tijd om zich te verweren. Doet deze dit niet, dan wordt het bezwaar toegewezen.

Tot slot volgt de beslissing. Dit kan een maximale kostenveroordeling van €1030,- zijn. Ook geldt een executoriale titel.

Beroep tegen de beslissing kan binnen twee maanden worden ingesteld bij het Hof in Den Haag, Brussel of Luxemburg. Welk Hof gekozen moet worden hangt af van het adres van verweerder, het adres van de opposant en de gemachtigde daarvan.

De oppositieprocedure tegen een merk in de Europese Unie moet worden ingesteld bij het European Union Intellectual Property Office (EUIPO). 

De procedure is gebaseerd op artikel 46 en 47 van de Uniemerkenverordening en artikel 2 tot en met 10 Vo. 2017/1430.

De termijn waarbinnen bezwaar moet worden gemaakt is 3 maanden vanaf de dag van publicatie van het merkdepot.

De oppositie in de EU kan niet alleen door de merkhouder, deposant of licentiehouder worden ingesteld, maar ook door de houder van een handelsnaam of geografische aanduiding.

Als oppositie wordt ingesteld, dan moet sprake zijn van normaal gebruik binnen een periode van vijf jaar. In de EU wordt hierbij gerekend vanaf de registratiedatum van het merk.

Bewijs van gebruik is gebaseerd op plaats, duur, omvang en wijze van gebruik in combinatie met de waren en diensten waarvoor de registratie is gedaan.

Gebruik kan worden aangetoond op basis van reclame uitgaven, catalogussen, verpakkingen, facturen en bijvoorbeeld foto’s of historie van de website.

Bij het EUIPO kan je niet alleen bezwaar maken op basis van verwarringsgevaar, maar ook als sprake is van aanhaken of verwatering. Dit is de sub c grond.

Bij het EUPIO gelden vijf talen, te weten: Engels, Frans, Duits, Spaans en Italiaans.

Als de procedure is gestart, volgt de cooling-off periode van twee maanden. Deze periode kan tot 24 maanden worden verlengd of tot één van de partijen gaat voor opt-out.

Daarna moeten argumenten worden ingediend. Hiervoor hebben partijen twee maanden de tijd. Als beide partijen gezamenlijk aangeven dit te willen opschorten, dan kan dat voor een periode van 12 maanden of tot de opt-out van één van beide partijen.

Nadat de argumenten zijn ingediend bepaalt het EUIPO de termijn waarbinnen verweer moet worden ingediend. Als geen verweer volgt, dan wordt toch een inhoudelijke beslissing genomen.

Tot slot volgt de beslissing. Dit kan een kostenveroordeling van maximaal €650,- zijn en er geldt geen executoriale titel.

Binnen twee maanden na de beslissing kan beroep worden ingesteld bij de Kamer van Beroep. Als je het dan nog niet eens bent met de uitkomst kun je nog naar het Gerecht en Hof van Justitie.