Merkgebruik

Wat is merkgebruik?

Gebruik van een merk is nodig om te voorkomen dat het vatbaar wordt voor verval. Als je een merk gedurende vijf opeenvolgende jaren niet gebruikt, dan kan dat leiden tot verval op grond van artikel 2.26 lid 2 sub a BVIE.

Hoe werkt merkgebruik?

Om je rechten op een merk te behouden, moet je het gebruiken. Dat lijkt logisch, maar niet elk gebruik is geldig om vervallenverklaring te kunnen voorkomen. Producten gratis weggeven als sample is bijvoorbeeld geen geldig merkgebruik.

Als een merk gedurende een periode van vijf opeenvolgende jaren niet gebruikt wordt, dan kan het vervallen worden verklaard. Dit kan je overigens helen. Dat wordt Heilung genoemd. Als jouw merk langere tijd niet gebruikt is, maar je het toch weer gaat gebruiken, dan kan verval niet meer worden ingeroepen.

Als een merk bloot staat aan verval en een andere partij het gaat gebruiken, dan hoeft dat dus niet per se merkinbreuk te zijn. Mocht een merkhouder dit ontdekken en snel zijn merk weer gaan gebruiken, dan kan het zo zijn dat het merk toch vervallen kan worden verklaard.

Bijvoorbeeld als de nieuwe gebruiker de houder van het merk heeft medegedeeld dat hij verval zal inroepen en dit ook binnen drie maanden doet, dan is helen van het merk niet meer mogelijk en kan het merk worden doorgehaald.

Wat is refererend gebruik?

Verwijzend of refererend merkgebruik kan in sommige gevallen toegestaan zijn. Bijvoorbeeld als duidelijk is dat er geen commerciële relatie bestaat tussen partijen, het gaat om een parodie of bij vergelijkende reclame. Uiteraard is refererend gebruik ook toegestaan als je een artikel of blog schrijft over een organisatie en ter ondersteuning hun logo of merknaam gebruikt.

Ben je wederverkoper of dealer van merkproducten, dan mag je hun logo gebruiken als de merkproducten met toestemming van de houder in het verkeer van de Europese Economische Ruimte (EER) zijn gebracht.

Refererend gebruik domeinnaam

Gebruiken van een merknaam in een domeinnaam is niet toegestaan. Dit werd duidelijk nadat Grohe optrad tegen www.grohekranenshop.nl. In dit geval oordeelde de rechter dat het referende gebruik verder ging dan nodig was om de kranen te verkopen omdat de naam Grohe overheerste. In de domeinnaam mag je in dergelijke gevallen dus niet het merk van een ander gebruiken als daar geen toestemming voor is verleend.

Refererend gebruik logo

Verwijzend gebruik van een logo is toegestaan als je dealer of wederverkoper bent van producten die door de houder van het merkrecht in het verkeer van de EER zijn gebracht.

Mag je een merk gebruiken in reclame?

Het gebruik van een merk in een reclame is toegestaan als het bijvoorbeeld gaat om vergelijkende reclame of als je bijvoorbeeld duidelijk aangeeft dan je een merk gebruikt. Zo zou je reclame kunnen maken dat je bij een nieuwe badkamer gratis een jacuzzi krijgt als het ook echt om een bubbelbad van het merk Jacuzzi gaat.

Als het gaat om vergelijkende reclame en gebruik, dan geldt een hele strenge toets. Zo mag het bijvoorbeeld niet misleidend zijn, moet het echt gaan om vergelijkbare waren of diensten, mag geen sprake zijn van verwarringsgevaar, geen onrechtvaardig voordeel worden verkregen, mag het niet kleinerend zijn en mag het niet gaan om imitaties op grond van artikel 6:194a BW.

Hoe werkt gebruik van een merk door niet-officiële dealers?

Er is in het verleden een aantal zaken geweest waarbij het gebruik door niet-officiële dealers met succes werd aangevochten. Zo wisten Porsche en Renault respectievelijk Porschespecialist en Renaultspecialist tot stoppen te dwingen.

Als wederverkoper is dat anders. Zoals we eerder aangaven is verwijzend gebruik van een merk toegestaan als je officiële dealer of wederverkoper bent van producten die door de houder van het merkrecht in het verkeer van de EER zijn gebracht.

Wat kan een geldige reden voor gebruik van merken zijn?

Als sprake van inbreuk lijkt te zijn op grond van artikel 2.20 lid 1 sub d BVIE, kan dit toch toegestaan zijn als sprake is van een geldige reden. Een voorbeeld van zo’n geldige reden is bijvoorbeeld de parodie. Ondanks dat het merkenrecht geen parodie exceptie kent zoals het auteursrecht als bedoeld in artikel 18b Auteurswet.

Een ander voorbeeld kan vrijheid van meningsuiting zijn. Bijvoorbeeld als Greenpeace de spot drijft met een oliemaatschappij en haar naam of logo na een grote olieramp. Zolang daar geen commercieel belang bij is, kan dit toegestaan zijn.

Wat kan je doen tegen gebruik ervan in een domeinnaam?

Bij de registratie van domeinnamen geldt het principe van “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. Maar dit hoeft niet op te gaan voor gebruiken van merken in een domeinnaam. Dit werd uitgelegd in de rechtszaak rondom Grohe kranen.

Onder voorwaarden kan gebruik van een merk in de domeinnaam door een wederverkoper wel toegestaan zijn. Belangrijke voorwaarde is dan wel bijvoorbeeld dat de wederverkoper het gebruik van de meest relevante domeinnaam door de merkhouder niet mag blokkeren.

Hoe zit het met gebruik in een parodie?

De parodie kan een geldige reden zijn om een merk te gebruiken zonder dat daar toestemming voor is gegeven. Zo kennen we NIJN ELEVEN en verschillende parodieën op Suske en Wiske.

Wanneer is sprake van kwader trouw?

Er is sprake van kwader trouw als iemand een depot doet om de registratie of gebruik van een merk door een ander te blokkeren. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn als een vennoot uit een vennootschap wordt gezet en besluit om de merknaam dan maar te deponeren.