Doorhalingsprocedure
Inhoudsopgave
Zorg dat je merken waarmee je een conflict hebt, die niet voldoen aan de absolute gronden of die niet worden gebruikt kunt doorhalen en uit het register laat halen.
Wat is een doorhalingsprocedure?
Een doorhalingsprocedure binnen het merkenrecht in de Benelux of Europese Unie is de manier om een merk nietig of vervallen te laten verklaren. Het is een administratieve procedure waarmee je als merkhouder bezwaar maakt tegen inschrijving van een jonger merk.
De doorhalingsprocedure in de Benelux kan worden gestart bij:
- conflicterend merk
- niet-gebruikt merk
- onterecht ingeschreven merk op absolute gronden
De doorhalingsprocedure in de EU kan worden gestart bij:
- onterecht ingeschreven merk op absolute gronden
- depot te kwader trouw
- dezelfde redenen waarom oppositie kan worden ingesteld
- er bestaat een ouder intellectueel eigendomsrecht op het merk
Wanneer kan je een doorhalingsprocedure starten?
Er zijn twee partijen die een doorhalingsprocedure kunnen starten. Het gaat hierbij om merkhouders of belanghebbenden die stellen dat een merk niet aan alle vereisten voldoet om een geldig merk te kunnen zijn.
Een merkhouder kan een doorhalingsprocedure starten in de Benelux indien:
- sprake is van een gelijkend merk voor dezelfde waren of diensten;
- verwarring kan ontstaan, omdat een vergelijkbaar merk is ingediend voor dezelfde of gelijkende waren en diensten;
- ongerechtvaardigd voordeel wordt verkregen, afbreuk wordt gedaan aan onderscheidend vermogen of reputatie van een bekend merk door een gelijkend of identiek merk dat is aangevraagd voor niet-soortgelijke waren of diensten;
- een jonger merk verwarring veroorzaakt met een bekend merk.
Andere belanghebbenden kunnen een doorhalingsprocedure starten bij een:
- beschrijvend merk;
- niet-onderscheidend merk;
- misleidend merk;
- vormmerk dat uit de wezenlijke waarde van de waar bestaat, door de aard van de waar is bepaald of noodzakelijk is om een bepaalde technische uitkomst te verkrijgen;
- een merk dat een vlag, wapen of ander officieel embleem van een staat of internationale organisatie bevat, die beschermd wordt onder artikel 6ter van het Verdrag van Parijs;
- een merk dat in strijd is met de goede zeden of openbare orde;
- een merk dat voor een opeenvolgende periode van vijf jaar niet normaal is gebruikt.
Hoe kan je de procedure starten?
De doorhalingsprocedure kan worden gestart met het inschakelen van een merkengemachtigde of jurist. Hiervoor moet wel aan een aantal eisen worden voldaan. Zo moeten de taksen worden voldaan en moet kenbaar worden gemaakt wie de verzoeker is.
De verzoeker in de procedure kan een organisatie of persoon zijn. Ook licentiehouders van merken mogen de actie starten als zij toestemming hebben van de merkhouder.
Tot slot moet worden aangegeven op welke gronden de aanvraag tot doorhaling gebaseerd is en van welk teken doorhaling geeist ordt.
Welke termijn geldt voor het starten van de procedure?
De procedure om een merk door te halen kent geen termijn. De termijn van twee maanden voor een Benelux merkregistratie bestaat niet. Ook het EUIPO kent deze termijnen niet en dus moet het los worden gezien van de drie maanden die staan voor de oppositietermijn.
Wat zijn de gevolgen van doorhaling?
De overheidsinstantie die bevoegd is om het merk door te halen zal zo spoedig mogelijk een beslissing nemen. De uitkomst hiervan kan een geheel of gedeeltelijke toewijzing of afwijzing van de aanvraag zijn.
Wat zijn de kosten?
Als de verzoeker volledig in het gelijk wordt gesteld, dan wordt het merk uitgeschreven uit het register of voor dat deel doorgehaald waartegen de procedure gericht was. Er geldt dan een standaard vergoeding die de verweerder moet betalen aan de verzoeker.
Als de verzoeker maar voor een deel in het gelijk wordt gesteld, dan volgt geen verdeling van de kosten plaats en kan een gedeelte van het merk ingeschreven blijven staan.
In de situatie dat de verzoeker geen gelijk krijgt, blijft het bediscussieerde merk ingeschreven en wordt het niet doorgehaald. De verzoeker betaalt dan uiteraard ook de kosten van de procedure. Althans, het basistarief ofwel de proceskosten aan taksen. Deze proceskosten zijn geen kostenveroordeling voor de gemaakte juridische kosten van een van beide partijen.
Voor het EUIPO geldt dat er wel een kostenveroordeling kan plaatsvinden naast de te betalen taksen, maar daar zit wel een plafond aan.
Wat zijn de voordelen?
Het grote voordeel van deze procedure is het feit dat geen stap meer naar de rechter hoeft worden gemaakt als niet tijdig bezwaar is gemaakt tijdens de oppositieprocedure. Dit scheelt enorm in de kosten die moeten worden gemaakt. Ook gaat deze procedure een stuk sneller.
Tot slot kan je niet meer alleen op basis van oudere rechten optreden en bestaat er geen cooling-off periode in tegenstelling tot de bezwaarprocedure.
