Bekend merk

Een bekend merk kan optreden tegen houders van merken of overeenstemmende tekens voor niet-soortgelijke waren of diensten. Dit gaat eigenlijk in tegen het basisprincipe van het merkenrecht, namelijk de specialiteitsregel.

Wat is een bekend merk?

Een bekend merk is een teken dat bekendheid geniet bij een aanmerkelijk deel van het publiek waarvoor het bestemd is. Zo kunnen bekende merken optreden tegen overeenstemmende tekens voor niet-soortgelijke waren of diensten die zonder geldige reden ongerechtvaardigd voordeel trekken uit of afbreuk doen aan het onderscheidend vermogen of de reputatie van het merk.

Met het aanmerkelijke deel hoeft in de Benelux bijvoorbeeld geen sprake van bekendheid te zijn in België, Nederland en Luxemburg. Nederland of België alleen lijkt hier voldoende.

Wanneer is sprake van inbreuk op een bekend teken?

Artikel 2.20 lid 1 sub c BVIE hakt het specialiteitsbeginsel door voor algemeen bekende merken, maar lijkt ook een beperking te kennen. Het geeft namelijk aan dat dergelijke merken kunnen optreden als daadwerkelijk ongerechtvaardigd voordeel wordt getrokken of afbreuk aan het onderscheidende vermogen wordt gedaan.

Dus niet als die mogelijkheid tot inbreuk bestaat. Gelukkig is dit in strijd met artikel 16 lid 3 TRIPS-verdrag, waarin staat dat de bekende merkhouder kan optreden als de belangen vermoedelijk worden geschaad.

Prachtig voorbeeld hiervan is de registratie van een kledingmerk met de naam TDK. Hier werd succesvol tegen opgetreden door het elektronicabedrijf. Zij werden aangemerkt als algemeen bekend merk (artikel 6bis van het Verdrag van Parijs) en de reactie kon worden verstevigd door het feit dat TDK destijds een groot shirtsponsor was. Hierdoor kon de houder van het merk aantonen dat er een groot risico is dat inbreuk in de toekomst mogelijk is.

Welke bescherming kennen algemeen bekende merken?

Op grond van het eerder genoemde sub c kan een bekend merk niet alleen optreden wanneer dat teken gelijk is aan het merk en in het economisch verkeer gebruikt wordt voor dezelfde waren of diensten als die waarvoor het merk is ingeschreven, maar dus ook als het merk niet hetzelfde is en de waren of diensten niet vergelijkbaar zijn.

Wanneer kan een merk dat bekend is oppositie instellen?

Bescherming van bekende merken kan verder gaan dan die van een regulier teken. Zo kan een bekend merk ook oppositie instellen als het niet gaat om dezelfde of vergelijkbare waren of diensten, maar totaal andere zaken.

Zo is bijvoorbeeld ooit bepaald dat kip en transport van kippenvlees vergelijkbaar zijn, maar wijn en wijnglazen niet.

Als een ander merk afbreuk doet aan de reputatie van bekende merken of ongerechtvaardigd voordeel trekt uit de bekendheid, dan kan oppositie worden ingesteld.